(1) Recherche initiale de disponibilité de la marque
Il s’agit d’une étape facultative. Nous recommandons d’effectuer une recherche complète de disponibilité de la marque afin de déterminer s’il existe des obstacles évidents à l’utilisation et à l’enregistrement de la marque au Canada ou aux États-Unis. Une recherche complète ou de base devrait être envisagée pour le Canada, et potentiellement pour les États-Unis si votre entreprise vend des produits ou offre des services aux États-Unis. Une recherche complète interrogera le registre des marques de commerce et examinera d’autres sources susceptibles de révéler des marques non enregistrées, des noms commerciaux ou des noms de domaine problématiques. L’étape de la recherche est une mesure importante à prendre avant de consacrer des fonds à une stratégie de marketing, car les marques problématiques révélées par la recherche peuvent nécessiter une modification du nom ou du logo afin d’éviter la contrefaçon d’une marque ou une action en concurrence déloyale.
(2) Préparation d’une demande de marque de commerce
- Pour préparer une demande de marque de commerce, nous avons besoin des renseignements suivants :
Le nom légal complet et l’adresse professionnelle du demandeur ; - La marque de commerce (s’il s’agit d’un dessin, d’un logo ou d’une marque figurative, une représentation claire de la marque, de préférence au format .jpg). Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, nous aurions également besoin des détails pertinents ;
- Une description des produits et/ou services devant être associés à la marque de commerce. Le Bureau des marques de commerce exige une liste assez précise des produits et services associés à la marque ;
- Une indication quant à savoir s’il y a eu des prédécesseurs en titre pour la marque de commerce (c.-à-d. d’anciens propriétaires) ;
- Une indication quant à savoir si la marque a été utilisée dans le commerce (au Canada, la demande n’a plus besoin de préciser la base du dépôt ou les détails de l’utilisation ; toutefois, préciser la date de première utilisation et les cas d’utilisation continue peut être utile en cas d’opposition à la marque. De plus, ces renseignements sont requis dans de nombreuses autres juridictions, y compris aux États-Unis).
L’« emploi » est défini comme suit dans la Loi sur les marques de commerce du Canada : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels elles sont distribuées, ou si elle est de toute autre manière liée aux marchandises à tel point qu’avis de la liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée. » Par opposition, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou exposée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Dépôt d’une demande de marque de commerce
Nous pouvons effectuer le dépôt dans n’importe quelle juridiction en premier ; bien que nous conseillions généralement aux entreprises de déposer d’abord dans la juridiction où elles vendent actuellement ou prévoient de vendre. Les dépôts dans d’autres juridictions étrangères relevant de la Convention de Paris peuvent être effectués dans les six (6) mois suivant la date de dépôt initial tout en conservant la date de priorité du premier pays de dépôt.
(4) Étape de la poursuite
Un examinateur du Bureau des marques de commerce examinera votre demande et déterminera si la marque est approuvée pour publication dans le Journal des marques de commerce. Si l’examinateur détermine que votre demande pose un problème, il nous transmettra une action administrative, que nous vous communiquerons. Une fois approuvée pour publication, la marque sera publiée dans le Journal des marques de commerce (publié chaque semaine sur le site Web de l’OPIC). Les tiers disposent de deux (2) mois à compter de la publication pour s’opposer à votre demande.
Si la marque de commerce fait l’objet d’une opposition, nous recevrons une déclaration d’opposition et disposerons de deux (2) mois pour déposer une contre-déclaration. Les deux parties ont la possibilité de produire des preuves et des arguments écrits, ainsi que de présenter des observations lors d’une audience orale. Si l’opposition est retirée ou échoue, la demande de marque de commerce sera admise. Si l’opposition est accueillie, la demande sera totalement ou partiellement refusée.
Une fois qu’une marque de commerce est admise, le Bureau des marques de commerce délivre un certificat d’enregistrement. Le processus d’enregistrement d’une marque de commerce prend généralement entre 18 mois et deux (2) ans. Une fois enregistrée, la durée de l’enregistrement est actuellement de 10 ans. Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, les enregistrements de marques de commerce peuvent être renouvelés à perpétuité.