Paso 1: Búsqueda de disponabilidad de la marca
Este paso es opcional. Recomendamos llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de disponibilidad de la marca para determinar si existen obstáculos obvios para el uso y registro de la marca en Canadá o en los Estados Unidos. Una búsqueda básica o exhaustiva debe ser considerada para Canadá y potencialmente los Estados Unidos si su negocio se proyecta a vender bienes y servicios en los Estados Unidos. Una búsqueda exhaustiva buscará en la Trademark Register y buscará por otras fuentes que puedan revelar marcas problemáticas no registradas, nombres de dominio, o nombres de marcas. La etapa de búsqueda es un paso importante previo a invertir dinero en una estrategia de mercadeo, si marcas problemáticas encontradas en la búsqueda podrían obligar a cambiar el nombre o el logotipo para evitar infracción de marca o una oposición passing off.
Paso 2: Preparación de una Solicitud de Registro de Marca
- Para preparar una solicitud de registro de marcas necesitamos la siguiente información: el nombre legal completo y la dirección fiscal del solicitante;
- La marca, si es un diseño, logotipo, marca del dispositivo, representación clara de la marca, preferiblemente en formato .jpg. Si el color es reivindicado como característica de la marca, también necesitamos los detalles relevantes;
- Una descripción de los bienes y/o servicios a ser asociados con la marca. La oficina de registro de marcas (Trademarks Office) requiere una lista exhaustiva y detallada de bienes y servicios asociados a la marca;
- Una indicación de si han existido predecesores en título de la marca, es decir, propietarios previos.
- Indicación de si la marca ha sido usada comercialmente (en Canadá, la solicitud ya no necesita especificar la base para la solicitud o detalles de uso; sin embargo, detallar la fecha de primer uso e instancias de uso continuado pueden ser útiles en el evento que la marca sea refutada. Además, esta información es requerida en muchas otras jurisdicciones, incluyendo EE.UU.).
“Uso” es definido de la manera siguiente en la Ley de Marcas Canadiense: “Una marca es considerada a ser usada en asociación con los bienes, si al momento de la transferencia de la propiedad o posesión de los bienes, en el curso normal del comercio, es mercadeado en los bienes mismos o en los paquetes en los cuales ellos están siendo distribuidos o es de cualquier otra manera asociado con los bienes que notan la asociación es entonces dado a la persona a quien la propiedad o posesión es transferida.” En contraste, una marca es considerada a ser usada en asociación con servicios si es usada o mostrada en el desempeño o publicidad de esos servicios.
Paso 3: Solicitud de registro de una Marca
Nosotros solicitaríamos el registro en cualquier jurisdicción primero; sin embargo nosotros generalmente recomendamos que las empresas hagan la solicitud en las jurisdicciones en donde ellos están actualmente vendiendo o planean vender sus bienes o servicios de primero. Otras jurisdicciones foráneas dentro del Convenio de París pueden ser solicitadas dentro de seis (6) meses desde la fecha de solicitud y aun mantener la misma la fecha de solicitud de la primera solicitud hecha en el primer país.
Paso 4: Trámite de la Marca
Un Examinador en la Oficina de Marcas revisará su solicitud y determinará si la Marca es aprobada para su publicación en el Diario de Marcas (Trademarks Journal). Si el Examinador determina que hay algún problema con su solicitud, la Oficina nos enviará una Oposición, la cual nosotros le reportaremos a ustedes. Una vez aprobada para publicación, la marca será publicada en el Diario de Marcas (que se publica semanalmente en la página web de la CIPO). Terceros tienen hasta dos (2) meses desde la fecha de publicación para oponerse a su solicitud.
Si la Marca tiene oposición, nosotros recibiremos un informe de oposición y tendremos dos (2) meses para presentar un informe de contraoposición. Ambas partes tienen una oportunidad para presentar evidencia y argumentos por escrito, así como ser oidos sus argumentos en un juicio oral. Si la oposición es retirada o no es exitosa, la solicitud de la marca será admitida. Si la oposición es exitosa, la solicitud será completa o parcialmente rechazada.
Una vez que la Marca es admitida, la Oficina de Marcas enviará un certificado de registro. El proceso de registro de Marca generalmente se lleva entre 18 meses a dos (2) años. Una vez registrada, la duración del registro es actualmente de 10 años. A diferencia de otras formas de Propiedad Intelectual, los registros de Marcas pueden ser renovados a perpetuidad.
